W szczególnych przypadkach posługiwanie się cudzymi znakami towarowymi może być uznane za dozwolone. Do kwestii granic takiego legalnego używania cudzych znaków towarowych odnosi się najnowszy wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt I CSK 327/14).

Przedmiotem sporu było tutaj posługiwanie się przez przedsiębiorcę nie będącego już stroną umowy dystrybucyjnej znakami towarowymi (graficznym oraz słowno-graficznym) chronionymi na gruncie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (tekst: Eur-Lex).

Uprawniony do wspólnotowych znaków towarowych (obecnie określanych jako unijne znaki towarowe – zob. AKTUALNOŚCI) dochodził przed sądami polskimi roszczeń z tytułu naruszenia przysługujących mu wyłącznych praw do tych znaków. Pozwana spółka, świadcząca usługi sprzedaży samochodów, a także części zamiennych i akcesoriów samochodowych, posługiwała się w swojej działalności jako „niezależny dealer” oznaczeniami graficznymi identycznymi ze wspólnotowymi znakami towarowymi strony powodowej.

Głównym przedmiotem sporu była ocena tego, na ile używanie znaków przez byłego autoryzowanego dealera znajduje swoje oparcie w przepisach przewidujących ograniczenie skutków wspólnotowego znaku towarowego, a w szczególności w art. 12 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia. W wersji wówczas obowiązującej przepis ten przewidywał, iż wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie znaku towarowego, „jeżeli jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, pod warunkiem że używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu”.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy obie „wskazane w tym przepisie przesłanki, a mianowicie zgodność używania z uczciwymi praktykami oraz niezbędność użycia znaków towarowych dla wskazania przeznaczenia towarów i usług mają charakter oceny”. Tym samym za decydujące uznał dokonanie ich interpretacji w świetle okoliczności danej sprawy. Równocześnie w uzasadnieniu znajdujemy odniesienia do dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości UE, m.in. do jego wyroków: z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG i BMW Nederland BV przeciwko Ronald Karel Deenik (tekst: Curia), oraz z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03 The Gilette Company i Gilette Group Finland Oy przeciwko La-Laboratories (tekst: Curia).

Na tle analizowanego stanu faktycznego Sąd Najwyższy odniósł się do kwestii sposobu używania znaku, który mógłby wywołać wrażenie co do istnienia związków handlowych między uprawnionym do znaku a używającym tego znaku. Chodziło tutaj o rozważenie, czy ewentualnych wątpliwości w zakresie mylnego wyobrażenia o związkach pomiędzy pozwaną a powódkami nie może uchylić dodatkowa opisowa informacja, że chodzi o sprzedaż samochodów zakupionych w autoryzowanych salonach lub samochodów używanych. Jak wyraźnie stwierdził Sąd Najwyższy takie „dodatkowe zastrzeżenie nie eliminuje jednoznacznie ryzyka”, szczególnie w przypadku posługiwania się znakami towarowymi identycznymi do tych, jakie używane są przez autoryzowanych sprzedawców.

W ślad za orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE Sąd Najwyższy analizie poddał przesłankę „niezbędności” użycia znaku towarowego z art. 12 ust. 1 lit c rozporządzenia.

W konkluzji uzasadnienia tego wyroku czytamy, że „dopuszczenie do używania (…) jednego, słownego znaku towarowego (…) spełnia wskazany cel informacyjny tj. zapewnia konsumentom zrozumiałą i kompletną informację o przeznaczeniu towarów oferowanych przez pozwaną spółkę i nie jest niezbędne do tego użycie wszystkich postaci oznaczeń cudzego znaku towarowego”.

Zob. także inne przykłady orzecznictwa w sprawach znaków towarowych w AKTUALNOŚCIACH: Uprawnienia „używacza uprzedniego”…