Śledząc zachowania innych przedsiębiorców w kontekście wkraczania w zakres wyłącznych praw do znaków towarowych konieczna jest uważna analiza uwzględniająca nie tylko same potencjalnie sporne oznaczenia, ale także towary i usługi, na których są one używane. Duże znaczenie okazuje się mieć przy tym przemyślana taktyka działań towarzyszących już samej rejestracji własnego znaku.

Do tej kwestii odniósł się Sąd Najwyższy w swoim najnowszym orzeczeniu (sygn. akt I CSK 50/14), które zapadło na gruncie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (tekst: Eur-Lex).

Przedmiotem sporu był zakres praw wyłącznych do wspólnotowych znaków towarowych zawierających element słowny („KIDII”), które zostały zgłoszone dla szeregu produktów z klas 3, 5 i 16 klasyfikacji nicejskiej, obejmujących m.in. środki wybielające i innych substancje stosowane w praniu. Częściowo chronione znaki zostały zastrzeżone dla produktów z wymienionej wyżej kategorii przeznaczonych wyłącznie dla niemowląt i dzieci. Na prawa do tych znaków powód powołał się żądając ochrony wobec konkurencyjnego przedsiębiorcy używającego znaku słowno-graficznego („KINDY love”) umieszczanego na opakowaniach proszków i żelów do prania, płynów do płukania tkanin i odplamiaczy przeznaczonych dla dzieci.

Wobec braku stwierdzenia naruszenia praw ochronnych do znaków wspólnotowych przez sądy obu instancji, powód wniósł do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną kwestionując prawidłowość rozpoznania jego powództwa w oparciu o przepisy unijnego rozporządzenia.

Na tle oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd opinii publicznej, stanowiącego jedną z przesłanek art. 9 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia, Sąd Najwyższy stwierdził, że „że ocena czy zachodzi ryzyko konfuzji nie może być ograniczona jedynie do zakresu rzeczywistego wykorzystywania znaku przez uprawnionego na rynku lecz musi być przeprowadzona w odniesieniu do całego zakresu towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany.”

Wskazał dalej, że w rezultacie tego, iż w postępowaniu o udzielenie ochrony przed naruszeniem oceniane jest, czy błąd taki może wywołać konkretna forma używania oznaczenia, którą uprawniony uważa za powodującą zagrożenie dla swoich wyłącznych praw do zarejestrowanego znaku, prawa z rejestracji znaków wspólnotowych, do których odnoszone są formy używania kwestionowanego oznaczenia nie podlegają ograniczeniu tylko do rzeczywistego zakresu jego wykorzystywania przez uprawnionego.
Tym samym Sąd Najwyższy zastosował argumentację znaną z orzecznictwa europejskiego – por. wyrok ETS z dnia 12 czerwca 2008 r., C-533/06, O2 Holdings Limited v. Hutchinson 3G UK Limited (tekst: Curia).

Jednocześnie Sąd Najwyższy przypomniał, iż przy ocenie przesłanek ochrony danego znaku nie można pominąć utrwalonej reguły, zgodnie z którą „im bardziej podobne są towary tym większa musi być różnica pomiędzy znakiem a oznaczeniem, aby przyjąć, że konfuzja konsumencka nie jest prawdopodobna”. W swoich rozważaniach wskazał również na konieczność uważnej oceny kwestii substytucyjności i komplementarności zestawianych towarów.

O powodzeniu kasacji zadecydował brak wszechstronnej oceny porównawczej obydwu znaków we wszystkich warstwach (fonetycznej, graficznej i koncepcyjnej), a więc zgodnie z metodą porównawczą znaną z orzecznictwie TS UE – por. wyrok ETS z dnia 20 marca 2003 r., C-291/00, LTJ Diffusion SA przeciwko Sadas Vertbaudet SA (tekst: Curia).