Czasami właściciel znaku towarowego musi tolerować posługiwanie się tym znakiem w dobrej wierze przez podmiot, prowadzący lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze. Chodzi o przypadki tzw. „używacza uprzedniego” przewidziane w art. 160 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst: ISAP).
W swoim najnowszym wyroku Sąd Najwyższy (sygn. akt IV CSK 287/15) podkreślił znaczenie podstawowych przesłanek tego przepisu.

Orzeczenie to zapadło w efekcie skargi kasacyjnej złożonej przez przedsiębiorców prowadzących salony kosmetyczne i zabiegowe. W postępowaniu przed sądami powszechnymi domagali się oni ochrony praw do dwóch znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP dla usług kosmetycznych i medycyny estetycznej (klasa 44 klasyfikacji nicejskiej). Elementem charakterystycznym obu znaków (słownego oraz słowno-graficznego) były słowa „SKIN EXPERT”. Posługiwał się nimi również pozwany przedsiębiorca.

W uzasadnieniu do wyroku Sąd Najwyższy przypomniał podstawowe zasady porównywania oznaczeń kolizyjnych, w tym przede wszystkim konieczność całościowej oceny każdego z oznaczeń, z uwzględnieniem wszystkich ich elementów. W przypadku znaków kombinowanych (słowno-graficznych) prowadzi to do uznania, że danego oznaczenia nie można uznać za identyczne z innym oznaczeniem wyłącznie „na podstawie zbieżności elementu słownego, choćby element ten był najsilniej wyróżniający”.

W kontekście „identyczności” oznaczeń przypomniano, iż „w orzecznictwie przyjmuje się, że oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym wtedy, gdy powtarza, bez dokonywania zmian ani wprowadzania dodatkowych składników, wszystkie elementy składające się na ten znak lub gdy oznaczenie to rozpatrywane jako całość wykazuje różnice tak nieznaczne, że mogą zostać niedostrzeżone przez przeciętnego odbiorcę”. Sąd Najwyższy przywołał tym samym rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE (por. wyroki ETS z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie LTJ Diffusion, C-291/00 (tekst: CURIA) i TSUE z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie BergSpechte, C-278/08 (tekst: CURIA).

Za interesujące należy uznać wywody dotyczące przesłanki „modelowego” konsumenta branej pod uwagę przy badaniu ryzyka konfuzji wśród klienteli. W ślad za Sądem Apelacyjnym uznano, że „uważny, rozsądny i dobrze poinformowany (modelowy) klient usług specjalistycznych i nieobojętnych dla zdrowia, jest dostatecznie wyczulony, aby analizować oferty dokładnie, a nie pobieżnie, co usprawiedliwia założenie, że zwróci uwagę na różnice [między kolidującymi oznaczeniami], zwłaszcza jeśli są wyraźne”.

Wreszcie w uzasadnieniu wiele uwagi poświęcono przesłankom przewidzianym w art. 160 ust. 1 ww. ustawy. Sąd Najwyższy pokreślił najpierw, że „uprawnienie <<używacza>> uprzedniego, samo nie będąc prawem bezwzględnym, ogranicza prawo wyłączne uprawnionego uzyskane na podstawie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy i zmusza go do tolerowania (<>) używania tego oznaczenia przez osobę trzecią”. Następnie odniósł się zarówno do wymogu „lokalnej działalności gospodarczej”, jak i towarzyszącego mu pojęcia „niewielki rozmiar” wskazując kierunki ich interpretacji.

W kontekście faktycznym orzeczenie to zapadło w okolicznościach tym bardziej interesujących, że strony postępowania nie tylko pozostawały wobec siebie w stosunku konkurencji, ale nadto pozwana – używająca oznaczenia zdaniem powodów naruszającego przyznane im prawa ochronne do znaków towarowych – była wcześniej ich pracownikiem.

Zob. także inne przykłady orzecznictwa w sprawach znaków towarowych w AKTUALNOŚCIACH: Granice dozwolonego używania chronionych logotypów…